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商标法第十九条第四款“商标代理机构”的理解与界定
作者:姚俐衡  发布时间:2021-05-20 15:41:18 打印 字号: | |

317日,为进一步加大专利、商标代理违法违规行为打击力度,国家知识产权局印发《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》,通知明确指出,将严厉打击不以使用为目的的恶意商标申请代理行为。近年来,随着我国商标注册申请量的逐年增加,商标代理市场一度出现为转让牟利而大量囤积、抢注商标的行业乱象,鉴于此,2013年《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第三次修正对商标代理活动进行了进一步的规制:根据2013年修正的商标法及现行商标法第十九条第四款规定,“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。”从文义解释的角度出发,该条款规制的主体为“商标代理机构”,可申请注册商标的类别仅包括“商标代理服务”。《中华人民共和国商标法释义》则对该条款的立法初衷进行了释明:“防止商标代理机构利用其业务上的优势,自己恶意抢注他人商标牟利”。那么,对于商标法第十九条第四款所规定的“商标代理机构”的范畴应当如何界定?笔者将通过分析相关案例,对“商标代理机构”司法判断中的几个常见问题进行梳理。


一、判断“商标代理机构”一般以申请人申请时的经营状态为准


由商标法第十九条第四款的规定可知,该条款将打击代理机构恶意注册的关口提前到了申请审查阶段。那么,如果诉争商标因违反商标法第十九条第四款的规定被驳回后,申请人以其已变更经营范围、注销在商标局的登记备案或已将诉争商标转让给非商标代理机构为由,申请复审或诉讼,诉争商标能否因出现了新的事实而获准注册呢?实务中,国家知识产权局,乃至一、二审法院针对这一问题在不同的时间阶段均曾存在不同观点。


(2016)京73行初608号北京拍脑壳科技有限公司(简称拍脑壳公司)诉原国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)、第三人北京知果科技有限公司(简称知果公司)商标申请驳回复审行政纠纷一案[1],商标评审委员会以知果公司经营范围包括“商标代理”,诉争商标违反了商标法第十九条第四款规定的情形为由,驳回诉争商标的注册申请。在一审审理过程中,诉争商标经核准转让予拍脑壳公司,故一审法院依法变更拍脑壳公司作为原告参加诉讼,诉争商标的原申请人知果公司作为第三人。法院经审查认为,虽然作为诉争商标受让人的拍脑壳公司经营范围不包含“商标代理”的内容,但诉争商标在诉讼中发生转让的事实并不能视为障碍情形消除,故判决驳回原告拍脑壳公司的诉讼请求。


而在(2018)京73行初12024号百合时代投资发展有限公司(简称百合时代公司)诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷一案[2],百合时代公司诉称,其经营范围已变更,不再包含“知识产权代理(除专利代理)”服务。在该案庭审过程中,被告商标评审委员会也明确表示若基于情形变化百合时代公司当前的经营范围已不再包括知识产权代理的相关服务,诉争商标可以获准注册。一审法院经审理,认为百合时代在诉讼中提交的关于其经营范围变更的新证据足以影响案件结论,判决撤销被诉决定,并判令商标评审委员会重新作出决定。商标评审委员会不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉,二审法院经审理后认为,虽然商标申请审查主要依照该商标申请注册时的事实和理由作出,但考虑诉争商标并未完成注册程序,在诉讼中新产生的事实也应予以考虑,以实质性解决商标审查中的争议和纠纷,故判决驳回上诉,维持原判[3]


同年的(2019)京行终8731号有巢氏有限公司诉国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷一案[4],二审法院则认为,申请日之后商标申请人的状态变化对商标申请人申请注册诉争商标之时是否满足“商标代理机构”的要件并不产生实质性影响,诉争商标的注册申请违反了商标法第十九条第四款的规定,故判决驳回有巢氏有限公司的上诉,维持原判。


最近两年,随着“IP”改编热潮的兴起,众多以版权代理服务为主营业务的代理机构开始将旗下大量的知名“IP”申请注册为商标,以上海阅文信息技术有限公司(简称阅文公司)诉国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷的系列案[5]为例,阅文公司注册的“黄金瞳”等商标的注册申请因构成商标法第十九条第四款规定的情形而被驳回。一审法院在诉讼中查明,阅文公司在提交诉争商标注册申请时,其营业执照显示的经营范围包括“知识产权代理”,在复审过程中,阅文公司将营业范围中的“知识产权代理”变更为“知识产权代理(除商标代理)”,而后又在诉讼过程中变更为“版权代理”。尽管如此,法院经审理,依然以其变更经营范围并不能改变诉争商标申请时阅文公司属于商标代理机构的事实为由,判决驳回阅文公司的诉讼请求。


从上述案例中可见,在近五年的时间中,行政机关和司法机关对于商标法第十九条第四款“商标代理机构”的认定经历了由严格到相对宽松再到严格执行的过程。出现这一观点波动的原因,在广受关注的“上专案”[6]背后的学界讨论中可见一斑。一种观点认为,商标法既然针对商标代理机构设有专门的规定,则应当严格适用商标法第十九条第四款的法律条文,否则该条款就丧失了存在的意义;另一种观点则认为,第十九条第四款的立法目的在于规制商标代理机构对被代理人商标的抢注、对商标的囤积之行为,按照立法原意,应对该条款进行限缩解释,只要市场主体使用和注册诉争商标的行为没有违反诚实信用原则,就应当予以注册。


对此,笔者认为,商标法第十九条第四款的规定对构成该条款的行为要件进行了明确的限定,即“申请注册”,根据法律解释的基本原则,文义解释具有严格的优先性,只有当按照字面解释存在明显缺陷且不合常理时,方可再参考其他的解释方法进行解释。一方面,商标代理机构在提出注册申请后对其经营范围的变更、在商标局登记备案的注销,抑或对诉争商标的转让,在客观上都无法改变其在提出注册申请时属于商标代理机构的事实。另一方面,根据我国公司法的相关规定,公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记,除法律、行政法规规定须经批准的项目外,公司依法办理变更登记即可修改公司章程,改变经营范围。而对于商标转让,我国商标法则规定转让人和受让人签订转让协议后共同向商标局提出申请,经核准并公告后,受让人自公告之日起即享有商标专用权。如若将商标注册申请提出后申请人的经营范围变更、商标转让等事由视为障碍消除,那么商标法第十九条四款将丧失其制度价值,难以起到规制商标代理机构抢注非代理服务商标的作用,因为任何商标代理机构均可以通过商标转让、随意变更经营范围等方式规避该条款的制约,该条款的适用也将因为申请人的行为而具有不确定性。因此,对于“商标代理机构”的认定,在一般情况下应以商标申请时申请人的经营状态为准,其后的状态变化对于其是否满足“商标代理机构”的要件并不产生实质性影响。而对于以专利、版权等非商标代理服务为主营业务的代理机构而言,由于“知识产权代理”包括专利、商标、版权、集成电路布图设计等代理服务,属于“商标代理”的上位概念,在目前的司法实践中通常均将营业范围中包含“知识产权代理”的机构认定为商标代理机构,故相关机构在商标申请注册前要及早权衡利弊、作出取舍,也是企业知识产权布局中的重要一步。


二、经登记备案并非认定“商标代理机构”的必要条件


根据《中华人民共和国商标法实施条例》(简称商标法实施条例)第八十四条第二款的规定,商标代理机构从事商标代理业务,应当按照规定向原国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)备案。如上文所述,在实践中,许多当事人以其并未在相关部门进行备案,或在申请注册后注销了在商标局的登记备案为由,主张其不属于商标代理机构的范畴。例如,在(2017)京行终3328号案[7]中,原审原告北京小壕科技有限公司(简称小壕公司)即如此主张,并援引了商标局于2014年12月30日发布的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》“具体决定”中明确的“在审查时,我局依据商标代理机构备案数据库判断商标注册申请人是否为商标代理机构”作为依据。法院经审查认为,小壕公司的上述主张缺乏依据,不予支持。


就法律属性而言,商标法实施条例第八十四条第二款中的“备案”属于行政备案的范畴,行政机关对于备案材料仅具有形式审查的义务,而该行为对行政相对人而言,仅是一种程序上的义务,并不影响其实体的权利义务。意即,无论相关主体是否备案,都享有开展商标代理业务的自由,故相关机构未在商标局登记备案,并不能倒推出其未从事商标代理服务,进而不属于商标代理机构的结论。《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》“具体决定”中的相关规定也印证了这一点:“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册,任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效。”可见,未在商标局登记备案的机构同样存在属于商标代理机构的可能性,理应受到商标法第十九条第四款的规制,经登记备案并非认定“商标代理机构”的必要条件。


三、名称中含有“知识产权”“商标”等字样不一定属于商标代理机构


既然从备案情况无法判断是否属于商标代理机构,那么从主体名称是否能准确判断呢?答案也是否定的。在(2015)京知行初字第6287号喜来登国际知识产权有限责任公司(简称喜来登知识产权公司)诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷一案[8]中,法院经审理认为,喜来登知识产权公司作为一家在美国注册的公司,其业务范围是代为管理和授权其所隶属的喜达屋饭店及度假村国际集团内部相关品牌的知识产权,并不从事商标代理业务,也未在中国的工商行政管理部门进行登记,且未在商标局进行备案从事商标代理业务。喜来登知识产权公司在商标评审阶段提交的证据亦能够证明其并不从事商标代理业务。商标评审委员会在缺乏相关证据证明喜来登知识产权公司为商标代理机构的情况下,仅凭其公司名称中含有“知识产权”文字而根据一般观念即认定其为商标代理机构,从而对诉争商标予以驳回,事实认定明显有误。在(2016)京73行初5985号北京超群食品有限公司诉商标评审委员会、第三人宝佳商标有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷一案[9]中,法院亦作出了类似的认定。


在经济全球化的大背景下,国内外企业纷纷意识到包括商标在内的知识产权在国际市场竞争中的重要战略地位,并积极进行商标国际注册,以期抢先占领国际市场。而申请商标注册的域外主体显然无法在中国的工商行政管理部门进行登记,加之在商业实践中,一些大型企业通常会通过设立专门的知识产权管理公司对经营活动中的相关知识产权事宜进行集中管理和授权。因而在此情况下,仅依据其名称判断是否属于商标代理机构未免有失公允,结合在案证据判断其是否实际从事了商标代理业务方是合乎商标法第十九条四款规定的判断方式。


四、假借他人名义开展商标代理服务同样视为“商标代理机构”


根据商标法实施条例第八十四条第一款的规定,商标代理机构分为两类,一是从事商标代理业务的律师事务所,二是在工商行政管理部门登记的商标代理服务机构,也就是由工商、市场监管部门颁发营业执照的商标代理服务机构。而实践中,以个人名义在工商和市场监督部门登记的个体工商户并不被认为是“机构”,也就不能在商标局备案并从事商标代理业务,但并不妨碍其开展商标咨询等业务。[10]随着近年来司法实践中对于商标法第十九条第四款的严格适用,部分商标代理机构转而通过利用关联主体、从业人员近亲属“挂名”等假借他人名义的方式,在非代理服务上申请注册商标。


例如,(2017)京73行初4039号四川绵竹剑南春酒厂有限公司(简称剑南春酒厂)诉国家知识产权局、第三人华唯环球企业集团有限公司(简称华唯公司)商标权无效宣告请求行政纠纷[11]一案中,法院经审理认定,华唯公司与其关联公司利用商标代理机构熟悉商标注册流程的便利条件大量囤积商标、抢注他人在先权利标识,更通过华唯商标网等媒介进行商标买卖,以谋取不正当利益。华唯公司本身虽非备案的商标代理机构,但鉴于其与多个经备案的商标代理机构之间的密切关联,其大量注册除代理服务之外的其他商标的行为亦应受到商标法第十九条第四款的约束。


(2018)京行终5989号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与商标评审委员会、贺定高商标权无效宣告请求行政纠纷一案[12]中,北京市高级人民法院则对商标法第十九条第四款的适用进行了进一步的探索,将商标代理机构通过近亲属“挂名”的行为“视为”代理机构行为,以严格落实规制恶意注册行为的司法政策。


但需要注意的是,在上述案例中,除商标申请人与商标代理机构具有密切关联外,在案均有证据表明申请人存在大量抢注、囤积他人在先权利标识,在事实上从事商标代理业务进而谋取不正当利益的行为,其假借他人名义以规避商标法第十九条第四款规定的恶意十分明显。而如果在案并无证据表明申请人实际从事了商标代理业务,仅因其与商标代理机构存在一定关联关系而认定其同样构成“商标代理机构”,则未免有矫枉过正之嫌。这一点在(2018)京73行初9974号布瑞威利私人有限公司诉国家知识产权局、第三人宁波丰德科技信息咨询有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷一案[13]中也有所体现。


当然,如果商标代理机构假借他人名义申请其代理服务以外的其他商标,跨过申请审查这第一道门槛后,再试图通过转让等方式规避商标法第十九条第四款的规定,也是行不通的,商标局仍会依据商标法实施条例第八十七条的规定,不予受理。


五、结语


综上可知,对于商标法第十九条第四款“商标代理机构”的判定,客观上一般以申请人申请时的营业状态为准,参考营业执照的经营范围、在商标局备案的代理机构名录等,并结合在案证据综合考虑申请人在主观上是否存在利用其业务上的优势,抢注、囤积他人商标牟利的恶意。但需要注意的是,商标法第十九条第四款属于禁止性条款,其立法目的在于规制和防范商标代理机构利用自身业务优势恶意注册商标进行牟利的行为,结合《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》中的相关表述,除驳回复审程序外,该条款在无效宣告程序中同样适用。故而,上述客观要件的判断并不仅限于申请人“申请注册”时的状态,如若相关机构申请的商标在非商标代理服务上获准注册后,转让至实际意义上的商标代理机构,或其申请人追加商标代理相关的经营范围,以期凭借不正当手段取得商标注册进而牟利,则仍有可能落入商标法第十九条第四款、商标法第四十四条第一款等条款的规制范畴。


总而言之,在当前的司法实践中,对于商标法第十九条第四款的适用标准仍相对较为严格,随着我国知识产权保护战略的不断推进,相信行政机关和司法机关对于商标法第十九条第四款等恶意注册行为规制条款的适用亦将会有更加深入的探索。对于商标代理机构而言,强化诚信意识,严守执业底线,发挥业务优势助力我国知识产权保护事业的发展方为根本之策。


注释

[1]参见北京知识产权法院(2016)京73行初608号行政判决书。

[2]参见北京知识产权法院(2018)京73行初12024号行政判决书。

[3]参见北京市高级人民法院(2018)京行终3729号行政判决书。

[4]参见北京市高级人民法院(2019)京行终8731号行政判决书。

[5]参见北京知识产权法院(2019)京73行初3953-3961号行政判决书。

[6]参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第93号上海专利商标事务所有限公司诉原国家工商行政管理总局商标局商标行政纠纷一审行政判决书。

[7]参见北京市高级人民法院(2017)京行终3328号行政判决书。

[8]参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第6287号行政判决书。

[9]参见北京知识产权法院(2016)京73行初5985号行政判决书。

[10]温海星:《商标代理机构备案需要注意的若干问题》,《中华商标》2017年第6期。

[11]参见北京知识产权法院(2017)京73行初4039号行政判决书。

[12]参见北京市高级人民法院(2018)京行终5989号行政判决书。

[13]参见北京知识产权法院(2018)京73行初9974号行政判决书。

 
责任编辑:金彦辰
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